Registro de Marcas y Propiedad Industrial en Chile: Procedimiento INAPI y Aspectos Legales

Procedimiento ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)

Registro: Otorga título de protección de propiedad industrial (PI) (art. 2).

Inicio: Presentación de la solicitud. Puede ser en soporte de papel con firma autógrafa o por presentación online, adjuntando los antecedentes.

Extracto: El solicitante debe requerirlo dentro de los 20 días desde que se aceptó a trámite la solicitud (marcas) y 60 para patentes y otros.

Oposición:

Plazo: 30 días para marcas, 45 para patentes y modelos de diseño. Se presenta una vez publicado el extracto en el Diario Oficial de la solicitud. Los días son hábiles de lunes a viernes (si se requiere casación: 15 días contando sábados).
La oposición debe ser interpuesta por un abogado, al igual que la contestación.
Si la hay, el INAPI se transforma en jurisdicción.

Vencido el plazo para deducir objeciones: Se hace un análisis de fondo de la solicitud de registro. Se indica si existen causales de rechazo de oficio. Se confiere traslado de las observaciones para responderlas en el plazo de oposición y en conjunto, si estas se presentaron. Si el jefe rechaza, solo puede fundarse en las causales de la oposición u observaciones.

Procedimiento aplicable a oposición: Es una demanda, a veces se rinden pruebas. “Juicio marcario”.

Cuándo tiene lugar: Un tercero alega que la marca pedida no cumple los requisitos de registrabilidad o lesiona sus intereses por ser idéntica o semejante a una nueva marca de su propiedad.
Tipos de prueba: Todo tipo menos testimonial. Plazo de 30 días prorrogable por otros 30 (calificado).
Norma para marcas extranjeras o notorias del 20 g: Se puede acreditar por cualquier medio.
Forma de acompañar documentos: Con apercibimiento y, a veces, traducción (la parte relevante).
Formas de actuación: Personalmente o por otro (con poder).
- Poder otorgado en Chile: Privado y sin formalidad.
- Extranjero: Problema, ya que no en todas las ciudades hay cónsul.

Actos que tienen que ver con PI: Son transmisibles. Se pueden realizar por instrumento privado anotado al margen o, de lo contrario, serán inoponibles. En Chile no se requiere el uso de la marca (en otros países se puede pedir caducidad).

Forma de resolver del INAPI: Sana crítica. Los procedimientos de resolución de primera instancia, con o sin oposición, son apelables. Pagan un derecho equivalente a 2 UTM.

Impuestos: Toda actuación tiene:

Registro: 3 UTM por clase.
Solicitud de marca: 1 UTM (incluso si la abandono o se rechaza) y si se acepta la solicitud, se completa el pago.
Si se cambia al margen el cambio de propietario: 1 UTM.
Renovación: Paga el doble de la solicitud de inscripción.

Nulidad de marcas y patentes: Es una nulidad en general, con prescripción de 5 años.

Marcas

Definición (art. 19): Todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales, y que no incurra en causal de irregistrabilidad (art. 20).

Distingue productos y servicios que están en el mercado.
Símbolo.
Exclusiva.

Puede ser una palabra, un signo o símbolo, o un conjunto de letras y números (que no sean una palabra propiamente tal, ej. ABC / 3M). La finalidad de una marca en el derecho comparado principalmente es distinguir, también indicar origen (o procedencia, de dónde viene el producto) e indicar la calidad (ej. diferencia entre relojes Omega y otra marca no tan bien posicionada en el mercado).

19 bis C: Los registros de marcas que tengan signos, figuras, cifras, colores o raíces de uso común no genérico, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia que no se otorga protección a los referidos elementos de forma aislada.

Lo relevante es el signo distintivo: Lo que distingue a un producto de otro.

Antes se exigía: novedad y visibilidad.

Cuando no es distintivo un signo: Cuando alude a características, pesos, medida, origen, fuente, componente o describe un producto o servicio.

Qué signos son registrables:

Antes solo eran registrables los signos visibles.
Hoy: Sonidos, palabras, diseños, elementos gráficos, combinaciones novedosas de colores.
NO registrables: Marcas tridimensionales, olfativas, táctiles, colores.

Respecto de las tridimensionales: Por el tema de los envases que distinguen productos, en Chile se registran como diseños industriales, no renovables (10 años).

Trade dress: Uso malicioso de marca comercial en un caso de infracción a la figura de la imagen de marca, apariencia distintiva o trade dress, consistente en la apropiación de la imagen, signos, diseños y colores de marca que, en conjunto, le confieren el «look and feel» al producto.

Protección: Para poder ser titular de una marca comercial, hay que registrarla en INAPI, pero debe señalarse para qué se quiere registrar. Existe la obligación de especificar a qué productos o servicios dentro de la clase se pretende dar protección, sin posibilidad de una referencia genérica.

Requisitos de fondo para el registro de la marca:

Licitud: No contrario a derecho, al orden público, la moral o las buenas costumbres.
Disponibilidad: No debe confundirse con otra previamente apropiada por algún empresario o con otro tipo de identificación protegida por la ley.

Funciones de la marca:

Distintiva.
Atributiva de calidad: El consumidor recompensa a través de la compra de los productos.
Goodwill: Condensa el prestigio para identificar los productos.
Monopolio de la marca: Goza de un derecho exclusivo y excluyente (19 bis D) para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.
Patrimonio estratégico: Valor agregado de la empresa.

Clasificador: La regla es que siempre que estén inscritas en clases diferentes, pueden coexistir marcas (objetos distintos), pero además no pueden estar relacionadas entre los objetos (ej. Mademsa marca y servicio técnico).

Las marcas se piden para productos específicos y determinados, se especifica el producto dentro de la misma categoría.

Marcas que no se protegen en Chile:

Olfativas: Marcas que se reconocen a través del olfato. Fundamentalmente son perfumes.
Táctiles: Para personas no videntes o ciegas.
Tridimensionales: Esto es grave. Son aquellas formas de productos o envases cuya finalidad secundaria es el envase bonito, pero la primaria es distinguir. Por ejemplo, un envase de perfume con forma del cuerpo de una mujer. No se pueden proteger como marcas, pero sí como un diseño industrial y, en caso de que se cumplan los requisitos, pueden protegerse como inventos (ej. Tetra Pak). Preferimos que se protejan a través de la marca porque es renovable y el procedimiento de registro es más ágil y económico.
Trade dress (vestido de comercio): Conjunto de elementos de hecho, que de manera individual no son protegibles, pero utilizados en conjunto le dan distintividad a un producto o servicio. Se protege en las legislaciones por la vía de la competencia desleal.

Clasificaciones de marcas:

Nominativas: Palabra o denominación.
Figurativas o etiqueta: Diseño (ticket de Nike).
Mixta: Diseño + palabra.
Sonoras: Ej. canción.
Frase de propaganda: Solo pueden ser palabras y no pueden estar contenidas en una etiqueta. Deben ir unidas o adscritas a una marca registrada del producto o servicio o establecimiento (PoSoE) para el cual se vayan a utilizar en la misma clase (misma base). Deben tener características de la marca.

Derechos que confiere la marca al titular:

Derecho exclusivo y excluyente de usarla en el tráfico económico, en la forma que se ha registrado y para los productos, servicios y establecimientos comprendidos en el registro.
No es necesario que la marca esté registrada para usarla.
El titular puede impedir el uso de terceros que la usen en condiciones idénticas o similares para establecimientos, productos o servicios similares y que produzcan confusión o error.

Se presume que existe confusión cuando el uso del tercero se refiere a una marca idéntica, para productos, servicios o establecimientos idénticos.

Excepción que permite oponerse a una marca no registrada: Si bien en Chile no existe la idea de protección a marcas famosas y extranjeras, sí existe el registro de mala fe del art. 20. Se otorga al usuario de una marca no registrada el derecho a oponerse o demandar la nulidad de marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse, respecto de PoSoE de la misma clase o de clases relacionadas, siempre que estén siendo real y efectivamente usadas dentro del territorio con anterioridad a la solicitud del registro respectivo.

Principio de especialidad: La marca sólo protege al producto o servicio para el cual se inscribió. Pueden coexistir marcas idénticas o similares para ámbitos diferentes o no relacionados (excepción: marcas famosas, cuyo ámbito de protección excede a la clase amparada).

Importaciones paralelas: Son legítimas por el principio de agotamiento internacional del derecho. Así, el registro de la marca no faculta al titular para prohibir a terceros el uso de ella respecto de productos legítimamente comercializados en cualquier país por dicho titular o con su consentimiento expreso.

Derecho de prioridad: Si una marca ha sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por 6 meses para registrarla en Chile, desde su presentación en el país de origen.

Aumento de derechos:

Se elevan los derechos de inscripción:
- Inscripciones de marcas de 2 a 3 UTM.
- Renovación de 4 a 6 UTM.
Establecimientos de comercio (EDC): Deben pagar esos derechos por cada región en que se inscribían y por cada clase de productos comprendidos en la solicitud.
Establecimientos industriales (IND): Los derechos se aplican por cada clase de productos comprendidos en ellos.

Dónde debo registrar mi marca: En Chile, en el extranjero y en áreas de crecimiento natural y merchandise.

Tramitación de una marca:

Solicitud con el pago de los derechos. Se hace un examen formal y, si no contiene errores, se publica en el Diario Oficial. Si contiene errores, se da plazo para corregirlos y, si no se hace, se abandona la solicitud.
Luego de la publicación, pasa a un examen de fondo con posibles oposiciones. Si no hay oposición u observación, pasa al jefe del Departamento de Propiedad Industrial (DPI) que puede rechazar y pasa al Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) o aceptar a registro con pago de derechos. Si hay oposición, pasa al subdepartamento jurídico que propone la resolución al jefe del DPI.

Contratos relacionados con marcas:

Compraventa (CV): Transfiere la propiedad sobre la marca debiendo incluir precio en dinero.
Transferencia parcial de marcas en clases sin relación de coberturas: La marca que estuviera inscrita en más de una clase se podrá transferir con respecto de todas o alguna de ellas siempre que no exista relación de cobertura de los registros divididos.
Licencia: Autorización de uso de la marca a un tercero.
Acuerdo de coexistencia: El DPI podrá aceptarlos mientras no transgredan derechos de terceros o confundan al consumidor.

Infracciones:

Acción civil indemnización de perjuicios (IDP):

Comercialización de buena fe (BF): No responden por daños y perjuicios las personas que hayan comercializado productos que infrinjan una marca registrada sin conocimiento de la infracción, sin perjuicio de que procedan otras medidas para evitar que persiga la infracción.
Apreciación de la prueba: Sana crítica.
Información de actos de infracciones (Abs): El juez puede ordenar en la sentencia que el infractor proporcione la información que posea de quien hubiere participado en la elaboración de productos o procedimientos y la distribución.

Acción penal de falsificación de productos 190 Código Penal (CP):

Se sanciona: Colocar al producto otro nombre de fabricante, colocar al producto una razón social que no corresponde, al vendedor que a sabiendas los vende.
Penas: Presidio menor en sus grados mínimos a medio y multa de 6 a 10 sueldos vitales.

Acción penal de Ley de Propiedad Industrial (LPI):

Se sanciona: Los que maliciosamente usen con fines comerciales una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos PoSoE o respecto de PoSoE relacionados con aquellos que comprende la marca registrada (sin perjuicio de importaciones paralelas); los que usen con fines comerciales una marca no inscrita, caducada o anulada con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquellas; los que con fines comerciales hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que se protege la marca.
Penas: 25 a 1000 UTM. Reincidencia dentro de 5 años, la multa puede elevarse al menos en el doble de la original.
Implementos utilizados para infringir: Caen en comiso, siendo facultad del juez distribuirlos para beneficencia.
Objetos falsificados: Destruidos.
Requisito marca registrada (M.R): Toda marca inscrita que se use en el comercio debe llevar ® o MR, si no, no puede hacer valer acciones penales.

Medidas precautorias o prejudiciales:

Se pueden dictar en procedimientos de infracciones civiles o penales. Se pueden dictar medidas precautorias incluso con carácter prejudicial.
Medidas:
- Cesación inmediata de los actos que constituyan presunta infracción.
- Secuestro de los productos.
- Nombramiento de interventor.
- Prohibición de publicitar o promover productos.
- Retención en poder de un establecimiento de crédito o un tercero de los bienes o valores que provengan de la comercialización de los productos.

Clases Relacionadas

Concepto de relación de clases: Al pedir la marca se debe especificar el producto o servicio para el que se pide.

Círculos concéntricos: Voy registrando según la importancia.
Solicitud multiclase: Multiclase en un solo registro. La desventaja es que si se paraliza una clase, se paraliza todo.

20 H clases relacionadas: Tiene como base a un consumidor normal común y corriente y que puede equivocarse porque puede venir de un mismo origen. La relación puede ser entre la clase entera o solo algunos productos.

Clases relacionadas por jurisprudencia:

29 y 33 alimentos y bebidas.
3 y 5 cosméticos, farmacéuticos y venenos.
25 vestuario y 3 cosméticos, perfumes.
1 químicos y fertilizantes y 5 venenos, fungicidas.
16 celulosa, pañales desechables y 5 pañales medicados, antialérgicos, etc.
37 relacionada con cualquier clase que pueda significar la reparación de un producto de otra, por ejemplo, con la 9 computadores.

A mayor fama de la marca, más fácil establecer la relación. Más si es arbitraria:

La marca más distintiva es la inventada que nada significa en relación al producto o servicio que se va a distinguir (ej: Kodak).
Otras con significado, pero uso arbitrario: Shell, Apple.
Meramente evocativa relativamente directa e indirecta: Windows (son ventanitas).
Evocativas: No es sinónimo del término describir, de tal suerte que las marcas evocativas son las denominaciones y/o figuras visibles formadas de un modo arbitrario que despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad, y que se relacionan de un modo remoto o indirecto con la mercancía, sin embargo, no conducen directa e inmediatamente a una característica, designan o describen una cualidad o elemento secundario o accidental de estos.
Genéricas: Indican cualidades, origen y características: frío para helado.

Relación de clases según niveles de prestigio:

Normales: Fruna.
Famosas y notorias: Mckay.
Renombradas: Coca-Cola.

Prohibiciones de Registro

Registrar una marca le otorga al titular el uso exclusivo y el derecho de exclusión, permitiendo prohibirle a otros que usen signos idénticos y similares, no solo en la misma clase sino también en las relacionadas.

Artículo 20 LPI: Prohibición dirigida a INAPI. Hay absolutamente irregistrables y otras relativamente.

Son causales de nulidad de registro: Cuya acción prescribe en 5 años desde el registro y es imprescriptible si se obtuvo de mala fe. No son solo causales de oposición como señala la ley, incluso INAPI debe declararlo de oficio, aunque no haya oposición.

Escudos, banderas u otros emblemas de estados u organismos internacionales (OI): La palabra «Chile» puede estar incorporada en una marca, pero no se le dará protección.
Prohibiciones de registro respecto del objeto al que se refieren: Denominaciones técnicas o científicas, nombre de las variedades vegetales, denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las indicativas de acción terapéutica.
Nombre, seudónimo o retrato de una persona natural (PN) cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o sus herederos. Sin embargo, son susceptibles de registrarse nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido 50 años de su muerte siempre que no afecte su honor.
- Existe derecho preferente de uno para registrar su propio nombre, pero si una persona no lleva ese nombre, debe pedir autorización si lo quiere registrar.
- Si se inventa un nombre, pero no se sabe si la persona existe: Con la solicitud se presenta una declaración jurada del solicitante y se declara que corresponde a un nombre inventado y que no existe conocimiento si una persona lo tiene.
- Si se registra un nombre y alguien se opone diciendo que es suyo: Si no hay mala fe, prima el que primero lo solicitó. Lo mismo con el seudónimo.
- Ejemplos:
  - Magdalena Alessandri probó que era decoradora.
  - Pato Yáñez para venta de artículos deportivos.
Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptadas por el Estado sin su autorización, y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien obtuvo. Ejemplo: medallas de los vinos.
Expresiones empleadas para indicar género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación de productos, servicios o establecimientos (PoSoE); las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de PoSoE y las que no presenten carácter distintivo o describan PoSoE.
- Marcas genéricas.
- Excepción del secondary meaning: Distintividad por el uso donde se admite el registro de marcas que no sean intrínsecamente distintivas, siempre que hayan adquirido distintividad por su uso en el mercado nacional.
- Expresiones:
  - Genéricas: Término corresponde al nombre del producto o servicio amparado (TC para televisores).
  - Descriptivas: Término describe cualidad de los productos o servicios amparados (Universidad Educativa).
  - Indicativa: Término alude a finalidades del PoSoE (Premium para servicios).
- Expresiones evocativas: En ellas se emplean expresiones originales que escapan a las prohibiciones de registro, pero dan la idea del tipo de PoSoE del que se trata o sugieren un rasgo característico del mismo, logrando que la marca sea admitida.
- En USA se protege con tort passing off (se está haciendo pasar por).
Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los PoSoE.
- Comprenden las pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos (BoSoE).
- Engañosas, incluso en relación a la procedencia empresarial.
Marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos PoSoE, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector del público que habitualmente consume esos productos. Fama y notoriedad.
- Las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, además, pueden impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir PoSoE distintos y no relacionados, a condición de tener alguna conexión con los servicios o productos (SoP) y que sea probable que lesione los intereses del titular de la marca notoria.
- Si se rechazó por esta causal, el titular de la notoria debe solicitar dentro de 90 días la inscripción.
- La notoriedad trasciende al principio de especialidad de la marca.
Prohíbe el registro de marcas iguales o semejantes en la misma clase o clases relacionadas.
- La marca no es inherentemente irregistrable, sino que es tal porque se puede confundir con otra ya registrada.
- Qué pasa si se autoriza: Acuerdo de coexistencia. No obliga a INAPI a registrarlo, ya que el artículo 20 es una norma prohibitiva. Z. Sandoval dice que puede aceptar coexistencia siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al consumidor.
- Se aplica también a marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro en el territorio.
- Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca debe solicitar el registro dentro de 90 días.
Forma o color de los productos o envases, además del color en sí mismo.
Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que se pretende distinguir en Chile con una indicación geográfica o denominación de origen.
- Indicación: Identifica al producto como originario del país, región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica sea imputable a su origen geográfico.
- Denominación de origen: Identifica el producto como originario de un territorio y su calidad y reputación u otra característica es imputable a ese origen, además teniendo en consideración factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.
Las contrarias al orden público, la moral o las buenas costumbres, comprendidas en estas los principios de competencia ética y leal mercantil.